スタートアップの創業時における創業者株主間契約の重要性は様々なところで述べられているので、今回は、知財関係（主に特許）について、スタートアップが創業期において留意すべき点を数点ご紹介いたします。

１．会社設立前後

スタートアップの中には、会社設立前から創業者（チーム）によってプロダクトを創り始めている場合も少なくありません。

この場合、特許の対象となりうる発明がなされた場合や、何らかのデザイン、プログラム等が完成した場合等には、当該発明について特許を受ける権利や、デザインやプログラムについての著作権等の知的財産権が創業者（１人の場合もあれば複数の場合もある）に帰属するのか、または会社に帰属するのか不明確になりがちです（特に、権利の発生に登録が不要とされている著作権は、権利の帰属先が不明確になることも多いです）。

したがって、創業者株主間契約を締結する際や、創業者間における合意書等によって、これらの権利が会社に帰属することを明確にすることが考えられます。このことにより、権利の帰属が明確になり、この点についてのＭ＆Ａの際のＤＤや上場審査の際のマイナス点を回避できます。

２．会社設立後

また、会社設立後、特に従業員を採用し始めた後については、職務発明規程を作成すべきです。

著作権については、職務上従業員が作成した著作物（例えば、デザインやプログラム等）は基本的には会社に帰属します（著作権法１５条参照）。

これに対して、特許を受ける権利については、職務発明規程等を設けなければ、従業員が職務において発明をした場合であっても、当該権利が当然に会社に帰属することにはならず、当該発明を行った従業員に帰属し、会社は、当該特許発明を無償で実施できる権利を得るに過ぎません（特許法３５条１項参照）。

そのため、会社を特許権者にするためには、特許を受ける権利又は特許権について、従業員から会社に移転させる必要があります。ただし、注意点があり、特許法３５条４項は、従業員が会社に対し、特許を受ける権利（又は特許権）を譲渡した場合には、従業員は会社に対して相当の利益を受ける権利があるとしています。

この相当の利益を受ける権利を巡っては、皆さんもご存知の青色発光ダイオード訴訟等、定期的に訴訟になっています。この訴訟においては、自社において当該発明を実施して得た利益や、他社へのライセンスによる収入等から相当の利益が算定されますが、前記青色発光ダイオード訴訟においては、一審（東京地判平成16年1月30日判時1852号36頁）で604億3006万円の請求権を有していると認められています（一部請求として200億円の請求を認容。控訴審において約8億円で和解。）。

このように、職務発明は、①特許を受ける権利を会社に原始帰属又は承継させなければならない、②相当の利益を支払う必要がある、の２点で留意しなければいけません。

このうち、①については、職務発明規程を作成し、また、職務発明規程を作成する前に発明がなされてしまった場合には、当該発明に関わった従業員と個別に合意書を交わす等して対応することが考えられます。

他方、②については、慎重に検討する必要があります。すなわち、これまで、職務発明の対価請求については、自社の作成した職務発明規程に基づき対価を支払っていても、その対価が特許法３５条の規定に照らして不合理（不足している）と判断された場合は、裁判所が不足していると判断した額を払わなければならず、その支払額の予測可能性が担保されない等の懸念がありました。そういった状況の中、職務発明に関する規定はこれまで何度か改正され、平成２７年改正法が現行の規定となっています。

平成２７年改正法において、突然多額の支払が必要になるというリスクを回避する上では、以下の点が重要になってきます。

Ａ．職務発明規程の内容の合理性

Ｂ．職務発明規程の作成までの従業員との協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、相当の利益の内容の決定について行われる従業員等からの意見の聴取の状況（３５条５項）

Ｃ．相当の利益の内容（現金の支払のみならず、留学機会の付与やストックオプションの付与等も認められうることが明示されました（ガイドライン））

すなわち、内容がしっかりした職務発明規程を作成さえすれば良いというわけではなく、作成に至るまでの状況や、作成後の運用においても適切なオペレーションを行わなければ、ある日突然多額の支払が必要になるというリスクを回避することはできず、当然、Ｍ＆Ａの際のＤＤや上場審査において、かかるリスクがマイナス評価になることは免れられません。

他方、資金面で制約があるスタートアップにおいても、金銭以外の利益を付与すること（上記Ｃ）や、規程の作成前の協議及び作成後のオペレーションを適切に行い、適切に関連資料を作成・保管していけば、リスクを大きく減らすこともできます（なお、規程策定後に入社した社員の方に対する説明等も重要です）。

３．まとめ

現在は、ＩＴとビジネスモデルを絡めて特許出願するスタートアップも増えてきており、伝統的に特許出願が多かった製薬会社やメーカーだけではなく、どの事業分野のスタートアップも特許を活用する可能性があり、反面、職務発明に対するケアの重要性も高まっています。

特許等の知的財産権を事業の成長に活用する攻めの側面（特許出願と権利化後の活用についてはこちらをご参照下さい）も重要ですが、他方で、守りの側面も大事にする必要があります。

スタートアップ業界における知財に関する常識の水準を少しでも上げて、より成長していくスタートアップが増えていけばと思っていますので、もしよろしければ関係者にシェアしていただけますと幸いです。

また、ご質問等があればお気軽にご連絡ください。よろしくお願いいたします！

弁護士　山本飛翔

Twitter：@TsubasaYamamot3

拙著「スタートアップの知財戦略」