発明を特許にするためには、特許要件をすべて充足させるように発明を「記載」することが必要です。その特許要件の1つが「新規性」です。

新規性
新規性というのは、すでに公開された発明を後から改めて権利化することを防ぐ特許要件です。特許法では第29条第1項各号に新規性を失った発明が記載されており、それ以外の発明が新規性を有する発明です。
簡単には、
　・公然と知られた発明
　・公然と実施された発明
　・刊行物やインターネットで公開された発明
が新規性を失った発明であり、これ以外が新規性を有する発明です。

何か簡単そう。と思うのですが、以外と奥深いのが新規性。

上述のように、新規性というのは、すでに公開された発明を後から改めて権利化することを防ぐ特許要件ですから、これを権利範囲に含むような書き方をするとそのような書き方の発明は新規性がないと判断されます。

新規性のない発明

特許法上、新規性のない発明とは、請求項に記載した発明の技術的範囲に、新規性のない発明が「含まれる」ことを意味します。新規性のない発明そのものを記載したかは関係がありません。発明の技術的範囲に、新規性のない発明が「含まれる」のか（新規性無し）、「含まれない」のか（新規性あり）でのみ判断されます。

新規性を確立する手法

したがって、新規性の無い状態から、新規性を有する発明に発明の記載を補正するときには、新規性のない発明が発明の記載に含まれないように発明を狭く補正すればよいのです。これが、新規性を確立するという作業です。

事例演習

事例で演習してみましょう。
これまでは、丸い鉛筆しかなくて、転がって机から落ちるリスクがあった。それで、あなたは６角鉛筆を発明しました。そして、この発明の効果は、切断面が多角形であってもよいと考えて、断面が多角形形状である鉛筆を発明として出願しました。

【請求項１】
　多角形形状の断面を有する鉛筆。

ところが、出願をしたら先行技術が出てきました。その先行技術には、断面が４角形である鉛筆が記載されています。発明の効果は、転がりにくいとも書いてあります。

請求項１と先行技術とを見比べると、請求項１は、断面が４角形である鉛筆も含みます。すなわち、新規性のない発明をその技術的範囲に含み、新規性のない発明を含めて発明を広く権利化しようとしたものになっています。

新規性の確立手法
請求項に、先行技術が含まれないように補正することが新規性確立の手法であると述べました。皆さんならどのように補正をするでしょうか。

案１：【請求項１】
多角形形状の断面を有する鉛筆（多角形が４角形である場合を除く）。

十分です。これで案１の請求項１は、先行技術を含まないことになったので、先行技術から新規性を確立することができました。

案２：【請求項１】
６角形形状の断面を有する鉛筆。

いいですね。これでもこの発明は先行技術を含まないことになったので、新規性を確立することができました。

まずは、新規性を得ることが大事。進歩性は、その後に考えることです。

ちなみに進歩性
進歩性は、先行技術との相違点が、容易に思いつくことであったかどうかが問題となります。例えば、案２の「６角形形状の断面を有する鉛筆」は、持ちやすいという効果を奏するという場合には、６角形形状の断面にすることについて、先行技術では示唆も開示もしておらず、かつ、その効果として持ちやすくなることも知られていないなら、発明は進歩性を有すると主張することができるかも知れません。

案１の場合は、進歩性確立は容易ではありませんが、先行技術の４角形形状の断面を有する鉛筆が、4角形以外では達成し得ない何か特別な目的のみのためのものであれば、4角形以外の断面とすることで進歩性を得ることができる場合があります。案１は、「除くクレーム」といわれ、発明の技術思想と全く異なる物が存在していてそのために新規性が無い場合にこれを取り除くことで新規性を得る方法であり、技術思想が異なるが故に、他の類似形態に変更する動機付けがないというような場合に成立しうる手法です。